약사공론

광동심포지엄
5월은가정의달
5월은가정의달
여성감염질환 이벤트
약국캠페인

2019.05.24 (금)

우황청심원

제약사 '이름 전쟁시대'…이미지 뺏기는데 로열티까지?

3년 지난 '헌상표' 뺏고 뺏기고…선출원제도 활용 심판 잇따라

국내 제약사들의 이름 뺏기 경쟁이 치열하다. 특히 자사 대표 상품의 경우 회사의 이미지와도 연결될 뿐만 아니라 비슷한 정도가 높을 경우 로열티를 물거나 소송의 빌미를 제공할 수도 있어 이를 둘러싼 특허분쟁 역시 더욱 중요해지고 있다.

약사공론은 최근 일어났던 상표권 분쟁 관련 사례들을 몇 개 짚어보고 제약사들의 이로 인해 벌어질 수 있는 다양한 일들을 업계 관계자들에게 들어보고 이를 톺아봤다.

△3년 지난 미사용 상표, 찜한 사람이 '임자'?

가장 최근 마무리된 제약사의 특허권 관련 분쟁은 애경제약의 '이가탄 가글' 관련 상표권 분쟁이다.

명인제약 최근 애경산업주식회사 및 애경유지공업주식회사가 신청했던 이가탄 등 5개 상표 특허 출원에 4번의 이의신청을 통해 특허청의 거절결정을 받으면서 상표를 지켜내는데 성공했다.

명인제약은 지난 1992년 10월 '이가탄'과 1998년 7월 '이가탄 가글'에 대한 상표권을 받았다. 이후 명인의 노력으로 이가탄은 잇몸 치료의 대명사로 자리잡을만큼 큰 인기를 끌었다. 그러나 2015년 4월 애경산업이 '이가탄 Igatan'이라는 상표를 출원하기 위해 특허청에 문서를 제출하면서 논란이 시작됐다.

특허청은 2016년 특허거절결정을 내렸다. 그러나 애경유지공업이 이가탄 상표 특허 제출 2주 전 '덴탈크리닉 2080 잇몸탄탄 이가탄탄'을 비롯 '덴탈크리닉 2080 시림잡고 이가탄탄', '덴탈크리닉 2080 잇몸탄탄 이가탄탄(상품 분류가 다름)' 등 총 3개 상표를 출원 신청했고 명인제약이 이의를 제기하면서 특허 분쟁이 이어졌다. 결국 특허청은 2016년 8월 앞선 두 품목의 상표특허를, 올해 2월16일에는 21류 품목의 상표 특허를 거절 결정했다.

대웅제약 역시 현대약품에 제기한 '상표등록 제0310358호' 취소심판에서 청구성립 심결을 받았다. 해당 상표는 현대약품이 보유한 '본플러스'라는 상표권으로 지난 1993년 출원, 1995년 등록됐지만 실제 발매는 이뤄지지 않았다.

대웅은 지난 3월20일에는 일동홀딩스가 가진 '우루나민'(Urunamin) 및 '아루나민'(Alunamin) 취소 심판에서 두 건 모두 청구성립을 판결을 받아 상표권을 취소시키기도 했다.

이 밖에도 퀄리안은 3월16일 서울제약이 보유한 '칼리안' 상표출원 심판에서 무효화 판결을 받았으며 보령제약은 지난 3월7일 하이리빙이 가진 '라피앙뜨'와 'LaFiante', 진텍스 코퍼레이션이 가진 'laFanta' 상표출원 무효 판결을 받았다.

일반적으로 상표출원의 경우 먼저 출원한 특허와의 유사성, 상품화까지의 기간 등을 통해 심판이 진행되는데 현행 상표법상 등록출원 이후 3년 이상 사용하지 않은 상표는 무효화될 수 있다는 조항이 있어 제약사들의 '잠자는 상표' 뺏기 경쟁이 벌어지는 것이다.

만약 심판에서 패한 보유사가 추가 쟁송 등으로 찾지 않을 경우 '주인이 없는 특허'가 된다. 이후 쟁송에 맞춰 선출원을 한 제약사가 있을 경우 이 특허는 먼저 선출원 신청을 한 제약사에게 넘어간다. 쉽게 말하면 미사용 상표가 일정 기간이 지났을 때 '찜'을 해놓는 쪽이 상표권 심판에서 이겼을 경우 특허를 선출원할 수 있는 권리를 가지는 것이다.

이는 이름을 사용하지 않고 일정 기간 이상을 방치하는 경우 해당 특허를 사용할 의사가 없으며 경제적 이득을 획득하기 위해 불필요한 선점을 하는 것을 막기 위함이다.

△이미지는 물론 '로열티' 지불 가능성도

제약사들이 상표권, 즉 이름을 중요하게 생각하는 이유는 자사 제품의 이미지를 이용해 타 제품이 후광 효과를 받을 수 있는 탓이다. 실제 품목과 이름이 비슷해 향후 해당 품목의 시장성 혹은 이미지에 영향을 줄 수 있는 요소를 미리 막는다는 것이다.

실제 최근 출시되는 의약품, 특히 제네릭의 경우 기존 제품과 '동일한' 제품이라는 인식을 주고 친밀도를 높이기 위해 비슷한 이름의 제품을 출시하는 경우가 왕왕 있다.

지난해 전문의약품 원외처방액 1위를 탈환한 화이자의 고지혈증치료제 '리피토'(아토르바스타틴)의 제네릭이 대표적인 예다. 리피토의 특허만료 이후 출시된 제네릭의 이름을 보면 '아토르스타정', '아스타틴정' 등 성분명을 적은 약도 있지만 '리피아정', '리피롤정', '리피탄정', '아피토정', '리피원정' 등 리피토와 매우 유사하거나 한 글자만 바꾼 이름이 상당수 눈에 띈다.

고지혈증치료제의 스테디셀러인 '리피토'와 동일한 효과를 가진 제네릭임을 강조하려는 의도다.

또 하나는 유사한 정도에 따라 유사상표 제품을 보유하고 있는 곳이 원 상표 보유사의 소송을 받을 가능성도 있고 로열티를 지불할 가능성도 있기 때문이다. 이 때문에 사용하고자 하는 상표의 유사상표를 5~6개가량 등록하면서 혹시 모를 분쟁을 준비하는 경우도 있다고 업계 관계자는 말한다.

한 제약사 관계자는 "유사상표의 경우 앞뒤 문자를 전치하거나 유사도가 매우 높을 경우 소송의 위험이 있을 뿐만 아니라 소송 패소시 해당 상품 판매에 따라 유사상표 보유사에 로열티를 제공하는 경우도 있어 미리 (출시하고자 하는 상표를) 다 뒤진 뒤 상표를 등록하고 혹시 모를 분쟁을 미리 차단하는 경우가 대부분"이라고 말했다.
약공덧글
쭌이엄마 2017-08-07 08:21:38  edit del
유사상표까지는 너무 심한거 아닌가요? 엄연하게 오리지널과 이름은 틀린거고 약사들은 오히려 조제할때 쉽게 조제할수 있어 편한데
바이엘아스피린
덧글작성

이름 비밀번호 스팸방지  <- 2834 입력


※ 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제제를 받을 수 있습니다.
※ 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어들은 표시가 제한됨을 알려드립니다.


  • 세미오토팩

서울 서초구 효령로 194 대한약사회관 3층   Tel : (02)581-1301   Fax : (02)583-7035    kpanews1@naver.com
Copyright (c) 2004 kpanews.com All rights reserved.

대한약사회 약학정보원 의약품정책연구소